Регистрация договора концессии/лицензии в роспатенте

Здравствуйте.

Согласно ст. 1028 ГК РФ 

2. Предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Соответственно, если договор не зарегистрирован, то правообладатель не может в принципе получать деньги по этому договору, т.к. предоставление права не состоялось. Но естественно указанное действие по договору может быть возложено на вторую сторону договора, включая и оплату регистрации. Так что надо смотреть договор и определяться кто является обязанным лицом. Но заинтересованным в регистрации лицом является безусловно правообладатель по вышеуказанной причине.

Добрый день, Владимир!

Согласно ч.ч. 2, 3 ст 1232 ГК РФ

 В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.
Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. 

 Поскольку исключительное право на товарный знак подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, то лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака  (равно как и договор коммерческой концессии) также подлежит государственной регистрации в соответствии с приведенными нормами ГК РФ также подлежит государственной регистрации.

В то же время законодательство, устанавливая обязательность государственной регистрации договоров, предметами которых являются результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, подлежащие государственной регистрации, указывает на то, что такая регистрация осуществляется сторонами договора либо одной из его сторон, не уточняя, на какую именно из сторон возлагается обязанность по регистрации договора при отсутствии в договоре условия о том, какая сторона осуществляет его государственную регистрацию

Согласно разъяснениям, данным Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 03.07.2018 N 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам»

Поскольку, по общему правилу, лицо, которому принадлежит имущество, несет бремя его содержания, охватывающее, как указал Конституционный Суд Российской Федерации, и государственную регистрацию права на такое имущество его обладателем (Постановление от 22 июня 2017 года N 16-П), требования справедливости, а также разумности и добросовестности при осуществлении гражданских прав предполагают, что аналогичное бремя должно нести и лицо, которому принадлежат имущественные права на иные, помимо вещей, объекты гражданских прав.

Также в указанном Постановлении Конституционного Суда РФ разъяснено, что товарный знак как раз и относится к таким иным объектам гражданских прав, обладателю которых принадлежат имущественные права на них.

С полным текстом указанного Постановления Конституционного Суда РФ можно ознакомиться по ссылке Постановление КС РФ от 03.07.2018 N 28-П (legalacts.ru)

Исходя из приведенных разъяснений Конституционного суда РФ, при отсутствии в лицензионном договоре о предоставлении права использования товарного знака  (равно как и в договоре коммерческой концессии)  условия  о том, какой именно из сторон договора осуществляется его государственная регистрация, государственная регистрация договора должна быть произведена правообладателем товарного знака, поскольку заключение лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака  (равно как и договора коммерческой концессии) не влекут за собой переход исключительного права на товарный знак, являющийся предметом таких договоров.

Если у Вас остались вопросы — задавайте их, давайте их обсудим.

С уважением, Екатерина.